第九十三问    申请专利有没有风险

申请专利有没有风险？这个题目咋看起来可能有点奇怪，其实这里说的风险是广义上的一种风险，更多的是关于该不该申请，什么时候申请，怎么申请。

那么，什么该申请专利，什么不该申请专利呢？一个技术方案值得保护首先是它有价值，要么对他人有价值，要么对自己有价值。采用什么方式保护通常需要考虑很多因素，粗暴一点的判断标准就是别人不容易或者不能知道的技术方案可以用技术秘密保护，比如可口可乐的配方，只要不被破解就可以一直保密下去；反之则应该考虑申请专利，这样即使别人知道你的技术方案也不被允许实施，这就是以公开技术方案来换取一定期限内的垄断实施权利。

所以该不该申请专利，知识产权工作人员可以和研发人员一起讨论，如成果有什么价值、别人能不能仿制、一看就懂还是需要投入巨大的人力和时间来实施反向工程、公开后会不会暴露自己的技术路线、有没有授权前景等，综合考虑各种因素来确定合适的保护方式以避免给企业带来损失，这部分工作的风险管理就在于让成果得到有效保护。

  如果考虑申请专利，接下来的问题就是什么时候申请，最根本的是公开前申请。什么叫公开呢？在实际工作中可能出现的因公开导致自己不能授权的情况，包括自己的论文在先发表、开发布会、网站宣传、参加展会等。现在有些期刊的在线发表从接收到在线公开非常快，所以研究人员在投稿之前要计划好时间，一定要在在线公开前递交专利申请文件，哪怕因为时差原因差一天也不行。企业对于取得的重大科研成果企业对于取得的重大科研成果突破或者新产品上市可能会开新闻发布会进行宣传，通常这都需要计划一段时间，知识产权人员应该对这些活动计划保持敏感，尽早展开相关工作，因为准备技术交底书、撰写专利申请文件、提交申请都需要一定的时间。紧急情况下，则可以和专利代理人员沟通加快进程，极端情况下，也可以采取优先保证核心技术方案被申请文件覆盖的方式，之后再利用优先权制度提交更完善的后续申请文本。
除了技术内容的公开可能给自己申请专利造成困难之外，还有其他的一些“商业内容公开”也可能会给自己“挖坑”。比如公司网站、产品宣传册、展会展板详细列举处于申请中甚至还没有公开的专利清单，甚至还会“归类”，如哪个产品申请了哪些专利，白白给竞争对手送去情报，收集这些信息其实也需要花费很大的精力，特别是处于保密期未公开的专利信息，公众根本检索不到。如果考虑宣传效果，可以公开一共多少项专利，确实需要罗列，也可以隐去部分申请号信息，如非必要尽量不要归类。

现在申请专利很方便，可以通过代理机构提交，也可以通过电子客户端由本人提交。申请表中有一些选项，比如是否要求提前公开，是否要求进入实质审查等，笔者在工作中询问过不同的申请主体，有一定比例的申请人都是直接勾选这些选项。专利申请后有18个月的保密期，也就是说如果申请人不申请提前公开，要等到申请提交18个月后，相关申请文件内容才会被公开，其他人才能查询到提交的申请，申请了什么内容。所以，是否提前公开可以根据想要达到什么目的来自主决定。因为，一旦公开不仅对别人提出了更高的创造性要求，对自己也会有同样的影响。如果不急于授权也不需要进行防御性公开，则不必申请提前公开。一方面可以避免竞争对手快速跟进并对自己的在研技术进行战略性布局，另一方面也有利于自己对在先研发的技术进行进一步的改进以及完善布局。提前公开是随时都可以提出的，如果客观情况发生了变化，申请人可以作出及时调整，所以申请后的动态监控非常有必要。一些信息迭代更新很快的领域通常选择提前公开，比如通信领域总体公开期限就会比医药领域要早。一方面是考虑发明专利公开后才能审查，早公开、早审查，自己才能早授权；另一方面公开后也会给竞争对手造成更高的授权难度。但是医药领域的产品周期非常长，一种新药的研发可能需要的是十几年才能上市，自然不太希望太早被竞争对手跟进，所以就没有动力提前公开，甚至会利用合理的程序让申请处于“悬而未决”的状态，因为保护范围的不确定性，使竞争对手在作研发决策时难度会更高，不知道自己的产品会不会落入别人的保护范围。

以上都属于技术层面的风险管理，主要是防止不当技术操作带来的保护方式不当、无意识“坑自己帮对手”这种“神助攻”。知识产权管理人员应选择合适的保护方式、恰当的申请时机对宣传通稿给出建议，对外出参会的技术人员和销售人员进行适当培训，防止无意识泄露技术和商业机密，给公司造成损失。
除了这些技术风控之外，还有一种情况需要注意。在一些初创企业，初始时申请专利可能会以创始人作为申请人提交申请，也不一定会委托专业的代理人员帮忙处理，这其中有两个问题，一个问题涉及权利归属，在公司运营进入正轨后，应考虑及时变更权属便于统一管理，以免疏于维护，带来损失；另一个问题是术业有专攻，专利本身是技术内核、法律外衣，且不说审查意见通知书能不能看得懂，理解的对不对，就是答复期限监控、答复文件的格式也会很让人头疼，不小心错过了期限，又因为不熟悉规定不知道还有可能恢复就放弃了，那才是“省小钱遭大罪”得不偿失。申请专利有没有风险大多取决于公司的运营管理情况，在风险管理中企业应该考虑制定相关的管理制度、流程，通过宣传、培训提高员工的风险意识及风险管理能力，将功课做到前面，将执行落到细处。

第九十四问       技术引进有哪些专利风险

新闻报道中经常提到引进、消化吸收和再创新，因此人们对此比较熟悉。技术引进是企业日常经营中的一件大事，过程通常都比较复杂，涉及的交易金额也较大。那么技术引进具体涉及哪些专利风险？企业可以按照“引进—消化吸收—再创新”这三个阶段进行梳理和防控。

在技术的引进阶段，首先要确定引进技术的先进性，这部分主要涉及技术问题，可以有技术部门来进行分析，知识产权管理部门可以利用专利分析的手段提供信息支持。其次是针对引进的技术标的，明确是专利技术还是专有技术，再组织专业人员开展知识产权尽职调查。

如果是专利技术，在形式上应确定有多少专利、专利的内容是什么、其法律状态如何、分布在哪些国家、保护期还剩多久、输出方是不是权利人等。具体可以先从复核开始，有时侯简单的复核就能发现问题。比如输出方提供的专利可能已经失效或快到保护期限，还没有取得专利权且同族专利被驳回或者授权前景不乐观，没有中国专利或者只在中国有专利，有些专利的保护区域不是目标市场国，输出方不是权利人等。对于已失效、非目标市场区域的专利当然不用付费，应该从清单中剔除；对于快到期限或授权前景不乐观的专利则可以考虑重新确定价格；如果输出方根本不是专利权人或者在企业所在的市场区域根本没有专利，那就没有必要再进行合作了。对于这些形式上的问题复核。一般公司内的知识产权工作人员都可以承担，并不需要太高的检索技能。而且在企业购买的大多数专利数据库中都可以查到，如果没有购买数据库也可以登录国家知识产权局的专利检索及分析公共服务平台进行免费查询，如果没有专业人员也没有数据库，则可以考虑委托社会服务机构进行查询。很多企业因为上述问题花了冤枉钱其实很不值得，知识产权工作人员也应该积极行动起来，提示领导相关专利风险并进行防控，这也是工作岗位价值的体现。

通过对专利清单信息的复核可以证明输出方有没有撒谎，但不一定能证明输出方是否诚实，所以还需要进行独立调查，以对一些问题进行进一步确认，比如输出方在商务上有没有对外许可、是否存在法律纠纷、是否存在隐瞒/错报/漏报、关联技术情况、是否存在共同权利人等。关于这些问题，企业可以通过开展独立调查来确定。
对外许可、法律纠纷可以在一些专利数据库中的“法律事件”模块下尝试查询，如果相关许可有备案、纠纷有记录都可以通过查询确定，另外也可以了解到专利权是否存在转让历史。如果权利人已经将专利许可给他人，则应该进一步确认其许可对象、许可方式以评估已有许可对自己的影响并考虑是否需要对合作价格进行调整。如果专利存在共同权利人，则应该关注输出方是否对相关专利有控制权。有些主体虽然在法律上是专利权人，但是其与共有人之间可能对专利权的使用分配存在约定，引进方应该确定其权力边界。对于法律纠纷，如果相关专利经过无效依然维持，则可以说明其稳定性较高，但并不一定说明其技术先进。专利权的稳定性与技术的先进程度没有必要联系。经过无效的专利可能会存在保护范围的缩小，引进方应认真细致地确认和评估。

俗话说，“害人之心不可有，防人之心不可无”。有一些不诚实的输出方有时候会故意漏报一些专利信息，比如已经提交了改进技术的专利申请，但是因为处于保密期没有公开就不对技术引进方公开，造成引进方引进的技术先进性大打折扣，没办法只有再花成本引进改进技术。针对这样的情况，双方可以通过条款来进行约定，以避免“落后—引进—再落后—再引进”这样的恶性循环。18个月保密期不公开是比较专业的知识，一般管理者不会了解，因此知识产权工作人员应该对这一点做出提示，供管理者决策参考。

另外，除了以输出方为主体进行查询之外，还可以视情况以主要的技术发明人为线索开展检索。有时候引进技术的技术发明人供职于几个主体或者与其他主体之间存在合作，有可能把相关技术的部分研究成果在不同的主体申请专利，厘清这些情况可以帮助引进者判断所引进的技术是否存在关联技术，未来实施时是否会存在障碍或者侵权风险。

引进—消化吸收—再创新这三个阶段，引进阶段是基础，需要做好尽职调查，不花冤枉钱，争取以合理对价完成技术引进。消化吸收阶段相对来说要考虑的专利风险较少，主要注意对方技术的专利保护情况以及专利保护期。因为这一阶段主要是为再创新奠定基础，如果在对方还有非常强的保护壁垒，非常长的保护期的专利技术基础上再创新，再创新的技术未来实施过程中也很容易会有只有实施的问题。在消化吸收阶段，能够规避的技术方案可以考虑进行规避设计，消除基础问题。无法规避的则可以考虑尽早提示风险，做好防控预案。

再创新实际上是大部分引进方引进技术的终极目标，但在关于创新成果的权利归属、使用权利上常常会遇到一些问题。比如引进合同限定了引进方不能就相关创新成果申请专利，要无偿将改进创新的成果给输出方使用等。这些都是不合理的，有些是引进合同中的条款不合理，是历史遗留问题。专利技术是以公开换保护，引进方可以把在引进专利技术的基础上再创新的技术成果申请专利。关于再创新成果的专利是否要无偿许可给输出方使用，则要根据双方的合同，约定优先。反许可不是引进方的一个必然义务，但如果双方同意也是可以的，具体是无条件许可还是以一定的对价，双方可以具体洽谈约定。同样的，输出方在输出技术之后如果又取得了进一步的技术改进成果，原来的引进方是否可以优先、无偿还是以一定条件来获取技术的许可使用，也是双方约定优先。知识产权管理人员应做好引进环节的知识产权尽调，帮助企业厘清技术标的的真实专利保护情况，规避不合理的合同条款，为未来消化吸收、再创新奠定基础。同时注意再创新成果的恰当保护，帮助企业积累议价资本。技术引进的专利风险规避和管理非常重要，因为它不仅关系到是否可以让企业不花冤枉钱、少花冤枉钱这个里子问题，也关系到企业管理人、知识产权管理者未来会不会被其他同行笑话这个面子问题。