第三十四问 什么是单一性
答:单一性是指一件申请里包含的內容要属于一个总的发明构思,这个总的发明构思使各个技术方案相互关联,具体体现为至少包合一个相同或者相应的特定技术特征。
专利法为什么对单一性进行规定:
主要是从技术和经济上考虑。技术上主要是考虑分类、检索和审查。专利申请量巨大,涉及技术领域繁多,不分类就不知道是哪个技术领域的哪个技术方向,更无法确定是哪个技术分支,分类就是给每件申请都打上一个“标签”,每个标签都是由特定领域的审查员负责审查,同样地,检索比对也是和同类别的标签文件进行比对。
什么是属于一个总的发明构思:
属于一个总的发明构思的两项以上的发明在技术上必须相互关联,这种相互关联要以相同或者相应的特定技术特征表现在其权利要求中。特定技术特征是专门为评定专利申请单一性而提出的一个概念,是体现发明对现有技术作出贡献的技术特征,即因为这个特定的特征才使得本发明和已有的其他现有技术不同而具有新颖性和创造性。
第三十五问 怎么做分案
何为分案?
当一件专利申请中包含两项或两项以上不同的发明创造的时候,该专利申请就不符合单一性的要求,就不能获得授权。申请人如果想继续审查程序推进获权,就可以把不属于同一发明的部分删除或者单独作为一项专利申请。如果单独作为一项专利申请,那这个新申请就是分案。
分案分为被动提出分案和主动分案:
被动提出分案:
依照审查的意见进行分案是因为母案申请不符合单一性的要求,审查员会在审查意见通知书中具体指出哪些技术方案不符合单一性要求。申请人在接到不符合单一性的通知书时可以进行修改,将不符合单一性的多个发明限定到一个发明中,使其属于一个总的发明构思,也可以仅保留符合单一性的部分,删除不符合单一性的部分。如果不想放弃不符合单一性的部分,就可以针对这部分内容提交分案申请。
主动分案可分为解决问题和争取利益两种:
一、解决问题
(1)尽快获得授权
在审查中审查员可能会认为一些权项可以授权,另外一些不具有新颖性和创造性,不能授权。如果针对不具有新颖性和创造性的权项继续答辩可能会增加答复次数,在结果不确定情况下延长审查周期,无法及时获得授权并主张权利。
(2)“重新”进行审查
有时候申请人和审查员的意见很难达成一致,申请人不想放弃但又说服不了目前负责这件申请的审查员,于是就“战略性撤退”,结束和这位审查员的“对话”,转头提出分案。
二、争取利益
(1)保护“漏写”的发明
一种情况是提交专利申请时的权利要求没写好,有一些应该保护的技术方案漏写了,通过提交分案的方式保护漏掉的那部分技术方案;另一种情况是当时没想保护(不是真的漏写)某技术方案,但是随着时间的推移,发现已公开未保护的技术方案的市场价值,进而通过分案提出保护。
(2)扩大保护范围
在修改审查答复时,不能随意删除非必要技术特征,扩大权利要求保护范围(删除后就比最初提交版本的保护范围更大了),因此有的申请人会另提分案,在分案中删除相关非必要技术特征,要求一个更大的保护范围。这种情况提分案就需要注意不能超出原来母案的公开范围并符合与母案的保护范围不同的要求。
在进行分案时,应该在分案申请的说明书起始部分说明是哪一件申请的分案申请,要写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称;分案申请的内容不能超过原来申请记载的范围;分案要求保护的内容应该是与原申请不同的部分,即申请保护不同的发明。
以上是关于分案申请的基本原则介绍,虽然实际工作中情况要复杂很多,但是都是遵循这些基本的原则执行的。分案申请什么时候提出、怎么提出都很有技巧,有兴趣的读书可以查找一些具体案例进行进一步学习,比如英特尔的超过20年专利才被授权的分案案例就值得研究一下。
第三十六问 什么是优先权
我国《专利法》第29条规定:“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出申请的,可以享有优先权。”
一、我国的优先权分为外国优先权和本国优先权
外国优先权就是第一次申请的专利是在国外提出的;
本国优先权就是第一次申请的专利是在中国提出的;
这里的外国优先权还是本国优先权是看专利,不是看申请人,也就是说中国申请人在符合条件的情况下也可以要求外国优先权。
二、外国优先权和本国优先权的差别
外国优先权可以要求外观设计的优先权,时间是6个月内,国内优先权不能提出此要求。
对于发明和实用新型来说,无论要求要求外国优先权还是国内优先权,时间都是12个月内。
三、优先权的要求
如果要求优先权,需要在提交专利申请时提出,并在3个月内提交优先权文件的副本;如果没有提出书面声明或者逾期未提交专利申请副本,视为未要求优先权。这就是说如果要求优先权,就要以书面形式提出来,并且按要求提交材料;如果当时没提,逾期就不能提了;如果当时提了,但是没按期、按要求提交材料,也视为没有提。要求优先权失败不影响本身提出来的申请,并不需要再重新提交一份申请,只是不会认定优先权。
四、要求优先权有什么用呢?
第一、有一些申请决定可以多一些时间(比如一年)来思考再做出;
第二、多给一次机会把没写好的案子“再写”一遍;
第三、将现有认定的技术时间提前,提高授权的可能。
例如,企业 A 现在做出一项发明,在中国很有市场前景,计划申请专利,但是不确定外国市场前景如何,而且申请外国专利的费用也比较高。在这种情况下,企业A可以先向中国提交专利申请《发明或实用新型),然后在12个月内进一步开展国外市场调研,如果觉得国外市场可期,确走要进入其他国家,就可以通过PCT途径提交一件PCT申请,同时要求之前提的那件中国专利申请的优先权,之后就可以通过PCT途径进入想申请专利的国家,当然也可以直接向目标国家 《和中国互认优先权)提交专利申请,要求之前提交的那件中国专利申请的优先权。
再比如企业 B 做出了发明创造,也提交了专利申请,但是过一段时间发现申请中的权利要求没写好,有一些技术方案没要求保护。在这种情况下企业 B就可以在之前的说明书內容的基础上,重新写一版权利要求并再次提交专利申请,要求在先申请的优先权,这么做的效果就好像给了在先申请一次“重生”的机会,不至于将相关技术方案白白作了贡献。甚至是你本来觉得不用保护的方案,但是这段时间内发现竞争对手在用,只要相关技术方案本来就记载在你的说明书中,你就可以通过要求优先权的方式来修改你的权利要求书并再提出新的申请。
虽然优先权制度是一项“插队”规则,但也是有一定具体要求的。首先前文提到的时间,外国优先权的期限是从发明、实用新型为首次申请后的12个月内,外观设计为6个月。其次是形式申明,需要提交申请时就书面提出来并且按要求提交在先申请文件副本。除此之外,不能连续要求,在后申请的B和C(C比B 更晚)请如果想要求 A 的优先权,只能 B要求 A,C 也要求A;而不能 B要求A 的优先权,C再要求B的优先权进而间接地要求了A的优先权,“跑接赛”是不允许的。
对于中国优先权来说,被要求了优先权的在先申请就视为撒回了。如果上面提到的A、B、C都是中国本国申请,那么B、C要求了A的优先权之后A 就视为撒回,也就是说审查员就不会再审查 A了,但是B、C的申请都成立,可以继续履行后续程序,进行审查,获得授权。
优先权是一项被很多外国申请人充分利用的制度,从总体上来说,我国的申请人对这项制度的理解和运用能力还相对较弱,甚至很多人都没有听过这项制度,更不用说运用了,白白丧失了很多机会或者没有合理利用规则规避竞争。