第四十一问        什么是专利无效

专利权的无效时机一定是在该专利授权之后(专利权已经终止了也可以，自申请日起放弃的不算，如果还在审查中，甚至未进入实质审查阶段，是不能提无效的。任何人都可以向国家知识产权局提起专利权的无效，包括专利权人自己。无效请求人可以对全部专利权项提起无效，也可以无效部分权利，但是专利权人自己提起无效就只能提全部无效，不能附条件保留一部分权利。

事实上，绝大部分的无效都是在被提起侵权诉讼之后提起的所谓的 “反诉”。其目的一个是用“釜底抽薪”，彻底消灭专利利权的基础；另一个是通过提起无效来中止侵权诉讼的审理，为自己的诉讼准备以及公司运营调整争取时间。

专利无效宣告请求的受理主体是国家知识产权局，具体由专利局复审和无效复理部负责，也就是之前的专利复审委员会。 

那么可以以什么理由提起无效请求呢?主要理由包括：认为发明或实用新型不具备新颖性、创造性或实用性；外观设计不具备可专利性；说明书公开不充分，无法实施；权利要求书没有得到说明书支持；修改超出原始说明书、权利要求书范围，或超出原始图片、照片 表示的范围；违反法律或者不属于专利保护对象等。无效请求的理由可以是上述内容的一项或者多项。

提起专利无效请求除了要提交无效宣告请求书，与明请求宣告的专利名称、专利号以及依据的事实和理由之外，还要附上必要的证据。

在程序上，专利复审和无效审理部门收到无效请求后，会成立合议组 (3—5人)。具体的审查方式分为书面审查和口头审理两种，具体选择哪种由合议组依法根据以下几种具体情形来決定。

（1）专利复审和无效审理部门认为请求人的证据充分 ，理由全部成立，足以支撑其全部请求。在这种情形下，合议组首先会把收到的无效宣告请求相关交件副本送交给专利权人，要求专利权人在指定期限内答复，履行文件转送程序。待指定答复期限届满，专利权人是否答复都不会影响无效审理的进行，只要其没有要求口头审理，合议组都可以直接进行书面审查，依请求人的具体请求作出无效审理决定。即请求人请求无效全部，审理决定会是专利权全部无效；请求人请求无效部分，审理决定就会是部分无效，总之依请求的范围决定。

(2）专利复审和无效部门认为请求人的理由和证据部分成立，可能会作出宣告专利权无效的决定的，依程序转送文件给专利权人并答复期满后，合议组就会发出口头审理通知，通知双方当事人参加口头审理。

（3)转送件后，专利权人已经答复，且合议组认为其陈述理由充分，将会作出维持专利权有效的决定。这种情形采用书面审查和口头审理都可以，专利复审和无效审理部门可以根据具体情况作出决定。

(4)转送文件后，专利权人没有答复，且专利复审和无效审理部门认为请求人无效理由不成立，将会作出维持专利权有效的決定。这种情形采用书面审查和口头审理都可以，专利复审和无效审理部门可以根据具体情況作出決定。

总之，影响审查方式和审理决定的是客观事实，但是专利权人有要求口头审理的权利。

无效宣告对当事人双方都会有比较大的影响，所以审查时要遵循保密原则，在作出决定前，合议组成员不能将自己或者其他成员的观点明示或暗示给任何一方当事人，原则上也不应与当事人举行会晤。

在审查中，请求人可以放弃部分或者全部请求理由、证据；专利权人也可以针对请求人的请求主动缩小其专利保护范围，只要其修改交本不违反法律规定就可以被接受，合议组也可以接受不要求请求人再举证；当然，如果双方想和解，合议组也可以给双方当事人一定期限进行和解。专利复审和无效审理部门是客观审查裁判，遵循当事人处置原则。

经过审查，专利复审和无效审理部门会作出审查決定，书面通知双方当事人。

如果双方当事人 没有异议，则国家知识产权局将在决定发生法律效力以后予以登记和公告。被宣告无效的专利权(可能是全部，也可能是部分）即被视为自始即不存在，权利人就不能再主张权利了，这也是被告提无效作为“反诉”的原因。但是这个结果对于己经执行的侵权处理或已经履行的合同不具有追溯力。比如权利人之前许可给别人并收了许可费，被许可人不能因此而要求退回许可费。但是如果专利权人恶意造成他人损失，应该对被许可人的损失给予补偿。

如果双方当事人任何一方不服审查決定的，可以在收到通知之日起3个月内向人民法院提起行政诉讼。在这种情况下，对于专利无效的审查決定就暂时不会生效，后续具体要看法院的审理结果。

第四十二问         如何进行审理沟通

审查是专利从申请到授权的必经环节，很多申请人提到审查员都有一种神秘感，而代理师因为和审查员 “隔空交流”比较多，所以应该都比较熟悉。本节主要针对不同审查环境可能涉及的沟通情形进行介绍，以帮助大家更好地了解审查制度及审查工作的运行，从而更充分、有效地利用相关途径与审查员进行沟通。

在审查过程后，申请人会收到 “来信”——审查员发出的审查意见通知书。很多申请人和科研人员因为不熟悉通知书的格式 ，往往不知道该看什么内容。首先，审查意见通知书的第一页会写明是第几次审查意见通知书，具体的内容可以逐项查看；通知书的前面几项是陈述这次审查的背景，以区依据的文本。

其次是对比文件项，会列明审查人员检索到的对比文件，列在第一位的就是审查员认为最接近申请人发明技术方案的现有技术文件，通常称为DI。对比文件可以是专利，也可以是科学文献、科教书、工具书等。

再次是审查员的结论性意见，也就是申请人最关心的审查结果。审查员在此处会逐条明确对说明书、权利要求书的审查意见，即分类具体明确相应的权利要求是否符合相关法条。申请人也可以在此看到审查员在审查时主要参照了哪些法条。然后是审查结论，在此申请人会知道是不是要修改、有没有授权前景。

最后是注意事项，会列明申请人的答复期限，第一次下达通知书的答复期限是4个月内，之后下达的通知书的答复期限是2个月内。

审查员关于审查意见的理由论述通常是附在通知书的最后，申请人要仔细阅读这部分内容，弄明白审查员所使用的具体证据材料并理解审查员对于相关技术方案的认定、思考逻辑，然后在答复时作出针对性的回应。

与审查意见第一次通知书一起发出的还有检索报告，用以说明审查员检索时的检索领域、检索用的数据库以及基本检索要素、对比文件以及其与发明主题的相关程度。检索报告会标示各个对比文件的类型（X、Y、A、R、P、E），以体现它与主题的相关度。一般大家看到X、Y、A、的时候比较多。X表示该文件与发明非常相近，可以单独用它自己来评价新颖性或创造性；Y表示该交件的相近度比弱，要和其他的Y类文件一起才能评价申请的创造性；A更次之，是背景技术文件，可以理解为是相同技术领域，能反应一部分发明的技术特征，可以帮助理解相关内容的专利文件。在检索报告的后面也会附有不同文件类型代表的含义。

在电话沟通时，如果涉及技术方案细节实质的问题，可以考虑和审查员提前约好时间，因为从审查员发出通知书，再到沟通时可能已经过去了几个月，提前预约可以让审查员有时间重新回顾案情，这样双方在沟通时可以快速进入核心问题，沟通效率会比较高，效果也比较好。不过，需要注意的是，无论是电话沟通还是邮件征询都不具有法律效力，申请人还需要把正式的答复文件按规定提交，审查员也会依据系统里的答复文件进行审查。

除了申请人可以和审查员进行沟通之外，其他社会公众也可以就具体的案子和审查员进行沟通，只是具体形式稍有不同。在申请人甲的专利申请审查过程中，相关审查意见通知书的内容是公开的，社会公众乙可以通过专利的平台来获得具体信息。

如果申请人甲和乙是同行业的竞争对手，那么乙就可以监控甲的专利申请情况，如果发现有申请要求保护的范围可能会影响自己的产品销售并认为有证据证明该申请不应该被授权，那么就可以通过发表公众意见的方式按照要求提交相关证明资料供审查员审查参考。

除了针对具体案件的沟通之外，还有一种更广义上的沟通一一技术说明会。技术说明会这种沟通形式不是针对某一个具体的审查员进行点对点沟通，而是某一位申请人就某一方面的技术到某一个审查单位面向相关技术领域的审查员进行宣讲。具体可以讲该技术领域的总体技术发展情况，也可以介绍申请人本身的研发和技术发展情况，但不针对申请人的案件进行沟通。如果有申请人有意原开技术说明会，可以联系审查机关进行沟通。相对来说，国外的申请人更加充分地利用了这种沟通形式。

     综上，申请人和审查员的沟通方式和途径可以有很多种，可以根据具体情况和沟通诉求选择合适的方式，充分利用沟通的机会加强与审查员之间的交流，实现意见交换。