第六十一问          许可人可以通过合同任意限制被许可人的权利吗？

与一般的合同相比，专利许可合同中往往存在一类特殊的条款--限制性条款。作为一种法律赋予的权利，专利权具有合法的垄断性，在专利许可合同中双方当事人的地位并不平等，因此，许可人可以利用其优势地位，通过在许可合同中设定特殊的条款限制被许可人的权利。

前面我们介绍了合同自由原则，理论上，只要合同双方协商一致，可以就双方的权利义务约定任何内容。但另外，公平原则也是合同法的基本原则。《合同法》第5条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。”在专利合同中，许可人借合同自由的形式设置的限制性条款，并不当然地达到法律上的公正，有时候反而是对合同自由中的缔约自由和决定合同内容自由的破坏。根据《合同法》第54条第1款的规定，在订立合同时显失公平的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

同时，《合同法》通过确认限制性条款的效力体现了对专利权滥用的规制。《合同法》第329条规定：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》以列举的形式将《合同法》第329条规定的“非法垄断技术、妨碍技术进步”这一技术合同无效事由细化为六种情形:①限制技术使用、研发和改进；②限制技术来源；③限制技术实施；④搭售；⑤限制被许可方购买渠道；⑥禁止对有效性提出异议。

此外，在设定限制性条款时，许可人如果滥用专利权，导致排除、限制竞争，则还可能构成《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》) 规定的违法行为。《反垄断法》第55条规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。”

在专利许可中，涉嫌滥用专利权的限制性条款主要有：

(1) 搭售。将搭售被许可人实施专利不必需的设备、技术、原料等作为授予专利许可的前提。

(2) 强制性一揽子许可。许可人将拥有的一系列专利组合打包进行许可，无论被许可人需要哪些专利的许可，都必须为整个专利包支付专利许可费。

(3) 限购。不合理地要求被许可人在实施专利技术时必须从许可人处采购原料，或者限制被许可人与许可人的竞争对手进行交易。

(4) 歧视性差别收费。对不同被许可人执行有明显差异且没有合理理由的专利许可费收费标准。

(5) 强制回授。强制要求被许可人将后续改进技术独家回授给许可人。

(6) 不合理限制出口市场。限制被许可人出口其生产的产品，或者只能出口到许可人指定的市场。

下面我们来看一个不合理的限制性条款构成排除、限制竞争行为的典型案例。2013年11月26日，高通公司发布官方消息称正接受中华人民共和国国家发展和改革委员会(以下简称发改委) 对其进行的反垄断调查，揭开了轰动一时的高通反垄断案的序幕。经过对数十家国内外手机生产企业和基带芯片制造企业的调查，发改委指出了高通公司滥用市场支配地位的“三宗罪”：

(1) 收取不公平的高额专利许可费。对国内的手机制造商按整机批发净售价的5%收取专利许可费，该标准高于对苹果、三星以及诺基亚的收费标准，构成价格歧视；对我国企业进行专利许可时拒绝提供专利清单，过期专利一直包含在专利组合中并收取许可费；要求我国被许可人将持有的相关专利向其进行免费反向许可，拒绝在许可费中抵扣反向许可的专利价值或提供其他对价。

(2) 搭售非无线通信标准必要专利许可。不将性质不同的无线通信标准必要专利与非无线通信标准必要专利进行区分，并分别对外许可，而是利用在无线通信标准必要专利许可市场的支配地位，没有正当理由地将非无线通信标准必要专利许可进行搭售。

(3) 在基带芯片销售中附加不合理条件。将签订和不挑战专利许可协议，作为我国被许可人获得其基带芯片供应的条件；如果潜在被许可人未签订包含了以上不合理条款的专利许可协议，或者被许可人就专利许可协议产生争议并提起诉讼，均拒绝供应基带芯片。

经过14个月的调查，如图1所示，高通接受了发改委开出的 60.88亿元的天价罚单，并提出一揽子整改措施:对为在我国境内使用而销售的手机,按整机批发净售价的65%收取专利许可费；向我国被许可人进行专利许可时，将提供专利清单，不对过期专利收取许可费；不要求我国被许可人将专利进行免费反向许可；在进行无线标准必要专利许可时，不得没有正当理由搭售非无线通信标准必要专利许可；销售基带芯片时不要求我国被许可人签订包含不合理条件的许可协议等。

第六十二问            为什么要对专利许可合同进行备案

前面我们介绍了，专利转让合同自登记之日起生效，那么专利许可合同什么时候生效呢?也需要向国家知识产权局登记吗? 我们先来看一下有关法律规定。《专利法》中没有对专利许可合同的生效时间进行规定，但《专利法实施细则》第14条第2款规定:“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。”

细心的读者可能注意到了，与专利转让合同自“登记”之日起生效不同，专利许可合同生效是在“备案”之前，可见，登记是专利转让合同生效的必要条件，而备案不是专利许可合同生效的必要条件。

由于专利权是民事权利，如果专利权人自己不主张权利，其他人是无权要求司法机关和行政机关制止侵权行为的，司法机关和行政机关也不能主动执法。相比转让，许可由于不涉及专利权的转移，与他人的关系较小，因此专利许可可以看作纯粹的民事行为，只要双方的意思表示达成一致，订立合同，按照《合同法》第44条第1款的规定，此时合同就已生效，对双方当事人也就产生了约束力，他们就应当相互享有权利和履行义务。对于被许可人来说，其从许可合同中获得的权利是自由实施相关专利，只要其与许可人的合同有效，许可人就不能对其主张专利权，被许可人也就可以自由实施该专利。

那么，《专利法实施细则》又为什么要规定专利许可合同需要“备案”呢?这还是要回到专利许可合同的效力上来，没有经过备案的专利许可合同对合同双方的确是具有效力的，但其不具有对抗第三人的效力。

我们来看看下面的例子，专利权人甲将专利排他许可给了乙，但没有对该许可合同进行备案，此后甲又将同一件专利许可给了丙。此时，显然甲违反了与乙签订的专利许可合同，应当承担违约责任。但是由于丙在与甲签订许可合同时，并不能合理地得知乙与甲签订的在先排他许可合同，则丙对乙来说是善意第三人，乙与甲签订的排他许可合同并没有对抗丙与甲签订的许可合同的效力，即乙并不能禁止丙实施该专利。乙由此产生的损失只能向甲追偿，如果甲没有能力赔偿或怠于赔偿，丙不承担连带责任。

还有另一种情形是专利权人甲先将专利许可给了乙，然后又再次将该专利排他许可或独占许可给了丙，如果在后的许可合同经过备案，其就可以对抗在先被许可人乙，也就是说，丙可以根据在后签订的排他许可或独占许可合同禁止乙实施该专利。此时，乙只能通过追究专利权人甲的违约责任来获得救济。

可见，备案程序对专利许可合同起到了一个确认和公示的作用，对减少许可合同纠纷有重要的作用。

《专利实施许可合同备案办法》(国家知识产权局令第62号)对专利许可合同备案作了详细的规定(该办法可以从国家知识产权局网站获取，网址为:http://www.cnipa.gov.cn/zcfg/zcfgflfg/flfgzl/zlbmgz/1020118.htm)。笔者总结的专利许可合同备案的流程如图1所示。