第六十五问            标准必要专利的许可有什么特殊要求？

标准必要专利(Standard-Essential Patent，SEP)，是指包含在国际标准、国家标准和行业标准中，且在实施标准时必须使用的专利，也就是说当标准化组织在制定某些标准时，部分或全部标准草案由于技术上或者商业上没有其他可替代方案，无可避免地要涉及的专利。

从上述定义可以看出，标准必要专利具有标准上的强制性、技术上的锁定性和实施上的必然性，其相比普通专利具有更强的话语权，更容易导致垄断。出于寻求因公共使用目的而进行的技术标准化和专利权保护之间的平衡，标准化组织在其相关知识产权政策中，不仅要求标准参与者及时向标准化组织披露其拥有或者实际控制的专利，而且要求其承诺以公平(fair)、合理(reasonable)和无歧视(non-discriminatory)的条件许可所有标准实施者使用其专利，这就是通常所说的“FRAND”原则。

FRAND原则鼓励专利持有人向所有市场新进入者开放专利，同时保障专利持有人获得公平的回报，从而进一步开展新技术的研发。

移动通信是技术密集型产业，任何产品都必须遵循一定的技术标准，因此，有关标准必要专利及其许可相关法律问题的实践和探索最为深入。其中，华为诉IDC一案有着重要的意义。

华为公司和美国IDC公司同为欧洲电信标准化协会(ETSI)的成员，IDC宣称自己在2G、3G、4G和IEEE802领域中拥有很多标准必要专利，华为承认IDC的这些标准必要专利已经被纳入中国无线通信标准，而且自己的产品必须符合这些标准。2008 年9月至2012年8月，IDC先后四次向华为发送书面授权要约。前两次要约中，IDC希望从华为获得的2009年至2016年的许可费相当于同期收取美国苹果公司的100倍，相当于同期收取韩国三星公司的10倍(IDC向不同企业收取专利许可费的费率如图1所示）；第三次要约中IDC希望获得的专利许可费相当于同期收取苹果的35倍；第四次要约中IDC希望获得的专利许可费相当于同期收取苹果的19倍。

为了迫使华为接受其要约授权条件，2011年7月和9月，IDC分别向美国国际贸易委员会和美国特拉华州联邦地方法院投诉和起诉，控告华为的通信产品侵犯其专利权，要求颁发禁令，禁止华为产品进口至美国境内以及销售。

据此，华为于 2011年12月向深圳市中级人民法院提起诉讼，控告IDC的四次要约都违反FRAND原则，并要求IDC以符合FRAND原则的许可费率授予其中国标准必要专利许可。2013年10月，广东省高级人民法院二审判决，认定IDC就涉案标准必要专利许可对华为的不公平过高定价和搭售行为构成滥用市场支配地位，违反《反垄断法》，酌定IDC赔偿华为2000万元。

许可费率是FRAND原则的核心问题。许可费率计算的理想状态是综合考虑标准必要专利价值、产品利润贡献率、市场贡献率、专利研发成本等因素后量化出的一个费率。在实际中按上述要素进行计算，非常复杂，基本行不通。实践中往往采取以下几种方式确定标准必要专利的专利许可费率：

（1）经验原则

①25%原则。即许可人根据许可技术预期可获得的营业利润，收取其中的25%～33.3%作为许可费率。

②销售收入的5%。

③行业标准法。

④研发成本回报率法。

（2）侵权损害赔偿分析法。

这种方法通过比较侵权销售的期望利润和正常的行业利润水平之间的差别来确定合理的许可费。

(3) 投资回报率分析法

这种分析方法需要考察许可人开发各种资产能得到的期望利润，通过为公司的整体资产(包括许可技术在内)估算一个公平的回报率，然后将其按类型分配给公司使用资产业务从而可以得到某个特定专利的公平的回报率,并将其作为许可费率。

(4)贴现率分析法

这种方法是投资回报率分析法的延伸，即使用贴现现金流量法，用现在的价值代替预期的价值。

第六十六问            收到了侵权警告信（律师函），我应该怎么办？

1.专利侵权行为

专利侵权行为，是指在专利权有效期限内，行为人未经专利权人许可又无法律依据，以生产经营为目的实施他人专利的行为。

2.侵权警告信及发出侵权警告信的目的

《专利法》第60条规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决。当专利权人认为其专利权受到侵害时，其可以向被疑侵权人发送警告信(也称律师函)，这是专利权人寻求与被疑侵权人协商解决纠纷的沟通手段之一，被经常使用。

专利权人发送警告信的目的在于让被警告者知悉其可能存在侵害他人权利的事实，自行停止侵权或者与专利权人积极沟通、协商解决纠纷，专利权人无须再提起侵权诉讼而解决专利纠纷。警告信作为专利权人维护其专利权的一种自力救助行为，对于遏制侵权具有一定的作用，目前对警告信的利用正在不断增加。

警告信要达到上述目的，一般包括如下内容：

（1）警告信一般会写明被侵害的具体专利权，给出相关专利号。涉及的权利要求较多时，还应列出具体权利要求。

（2）警告信中一般会明确指出被警告人实施的具体侵权行为，例如侵权产品的名称和型号或者具体生产方法，以使被警告人清楚自己的侵权产品或者方法。

（3）明确告知专利权人的具体要求，例如要求对方停止制造、销售和使用或者要求在限定时间内与专利权人协商解决。

3.收到了侵权警告信，应该怎么办

收到侵权警告信并不意味着就一定侵犯了专利权，所以无需慌张。收到侵权警告信以后，有委托律师的，及时与律师进行沟通，研究确定应对策略，没有委托律师的，可以尝试从以下方面做好相关应对工作。

（1）需要对照侵权警告信中列明的内容，查实侵权警告信中要求权利主张的权利人是否能够依法主张相关权利，核实被疑侵权的发明、实用新型或者外观设计专利是否维持有效。

（2）结合侵权警告信中主诉的具体侵权行为，结合自己的产品、方法或者相关行为，确认其中提到的侵权行为是否属实。

（3）如果经过比对核实，发现自己确实侵犯了别人的专利权，则应当及时停止侵权行为，防止产生更大的赔偿责任，同时积极与专利权人沟通，协商解决专利侵权问题，需寻求专利许可、转让等解决方式。

（4）如果经过比对核实，对相关专利权人所诉专利侵权行为不认可，则应当积极准备专利侵权抗辩理由和证据，与专利权人协商解决专利侵权纠纷问题，并同时做好专利侵权行政调处或者诉讼的准备。

对于被控专利侵权的抗辩，一般有现有技术(现有设计)抗辩、专利权用尽、先用权、科研与实验目的以及Bolar例外等。在此分别简要介绍如下：

现有技术(现有设计)抗辩，是指根据《专利法》第62条的规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

专利权用尽，是指根据《专利法》第69条第（一）项的规定，专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。

先用权，是指根据《专利法》第69条第（二）项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

科研与实验目的，是指根据《专利法》第69条第（四）项的规定，专为科学研究和实验而使用有关专利的，不视为侵犯专利权，注意该规定适用范围不包括外观设计专利权。

Bolar例外，是指根据《专利法》第69条第（五）项的规定，为提供政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。